Unionsmarke „Big Mac“ nach Markenstreit vorläufig löschungsreif

Markenrechtlicher Benutzungszwang zum Reinbeißen

Ein Beitrag von Dr. Bernd Fleischer, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Mit Beschluss vom 11.01.2019 (Beschluss-Nr 14 788 C) entschied das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) auf Antrag der irischen Fastfood-Kette Supermac`s, dass die Unionwortmarke „Big Mac“ (Nr. 000062638)  gelöscht werden soll. Steht damit etwa einer der berühmtesten Burger der Welt vor dem Aus? Bedeutet diese Niederlage für McDonald`s den endgültigen Verlust der Wortmarke „Big Mac“? Fragen, die beide mit einem „Nein“ beantwortet werden können. Trotzdem zeigt die Entscheidung des EUIPO wunderbar den im Markenrecht geltenden Grundsatz des sog. „Benutzungszwangs“ auf.

Hintergrund des Falles

Wie konnte es passieren, dass McDonald´s seine Markenrechte an der 1996 angemeldeten Wortmarke „Big Mac“ nicht wirksam wahren konnte? McDonald`s geriet in einen markenrechtlichen Rechtsstreit mit der 1978 gegründeten Burgerkette „Supermac's“. Diese betreibt rund 100 Restaurants in Irland und Nordirland. Die Entscheidung des EUIPO möchte die Kette nach eigenen Aussagen dazu nutzen,  nach Großbritannien und in die gesamte EU zu expandieren. Dies wurde bisher von McDonald`s  mit Verweis auf die EU-weiten Markenrechte verhindert. Die Fastfood-Kette Supermac's gelang es, vor dem EUIPO ihr Recht auf die Kennzeichnung des Burgers "Mighty Mac" aufrechtzuerhalten - der wie der "Big Mac" aus zwei Fleisch-Patties und drei Brotscheiben besteht. McDonald`s  hatte dies zuvor markenrechtlich angegriffen und argumentiert, dass die irische Burger-Bezeichnung verwechselungsfähig ähnlich zum Big Mac sei, und hatte dabei verloren. Supermac`s ging zum Gegenangriff über und stellte den entsprechenden Löschungsantrag gegen die Wortmarke „Big Mac“.

Ist der Big Mac jetzt für alle da?

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht mehr sorgen. In Schweden nutzte ein weltweiter Konkurrent, die Fastfood-Kette  „Burger King“ den Niedergang des „Big Mac“ gleich aus und startete eine eigene Werbe- Kampagne mit u.a. dem Slogan „Wie ein 'Big Mac', aber saftiger und leckerer" oder "Alles außer einen 'Big Mac'":

Grundsätzlich bedeutet ein Löschungsbeschluss zu einer bestimmten Markenanmeldung, dass diese Marke nicht mehr im Register eingetragen wird und daher auch nicht von einem Rechteinhaber monopolisiert und vertrieben werden kann. Im Umkehrschluss dürften andere Burgerketten ihre Burger an sich auch „Big Mac“ nennen, wenn der hier besprochene Löschungsbeschluss Bestand hätte. Hier ist aber Vorsicht geboten, da McDonald`s weitere Markenrechte und Markeneintragungen sowohl als Unionsmarke als auch in einzelnen europäischen Ländern innehat.

Markenrechtliche Nutzung des „Big Mac“ nicht nachgewiesen

Das EUIPO entschied nun, dass McDonald's die tatsächliche Nutzung der Wortmarke „Big Mac“ für alle eingetragenen Waren- und Dienstleistungen nicht ausreichend belegt hat.  

Im Markenrecht muss der Markeninhaber grundsätzlich seine eingetragene Marke für sämtliche eingetragenen Waren und Dienstleistungsklassen rechtserhaltend benutzen ab dem Zeitpunkt, ab dem sie fünf Jahre eingetragen ist (siehe Art 15 Unionsmarkenverordnung,  §§ 25, 26 MarkenG) .

In dem Löschungsbeschluss des EUIPO ist nun jedoch festgestellt worden, dass Mc Donald’s in den fünf Jahren vor der Einreichung des Löschungsantrages im Jahr 2017 keine „echte“ Nutzung der Marke Big Mac bewiesen habe. Eingereicht als Beweismittel wurden von Mc Donald’s eidesstattliche Erklärungen von Unternehmensvertretern, Ausdrucke von Webseiten und Verpackungen, die den Verkauf von „Big Mac“ in Europa bescheinigen sollten. Ob hierdurch tatsächlich ein Kauf getätigt oder eine Bestellung aufgegeben wurde, könne aber nach Entscheidung der EUIPO durch solche Beweismittel nicht hinreichend beweisen werden.

Dies ist das spektakuläre an der Entscheidung, denn jeder Beteiligte des Verfahrens – auch die Löschungsabteilung beim EUIPO- hat wohl schon mal einen Big Mac gegessen. Dies reicht jedoch nicht aus, um einen rechtserhaltende, markenrechtliche Nutzung nachzuweisen.

Fazit an der Burgerfront

Die Entscheidung des EUIPO mutet zwar spektakulär an, allerdings ist die Löschungsentscheidung lediglich vorläufig. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, sodass McDonald’s Berufung einlegen wird.

Im Übrigen hat McDonald’s 2017 die Marke Big Mac noch einmal als Unionswortmarke angemeldet. Der Schutzumfang dieser neuen Wortmarke „Big Mac“ gilt vom Datum der Markenanmeldung als Prioritätstag an und kann in den nächsten 5 Jahren nicht angefochten werden, denn für eine Marke gilt eine fünfjährige Benutzungsschonfrist.

Darüber hinaus ist anzunehmen, dass es McDonald`s nicht noch einmal misslingen wird, die markenrechtliche Benutzung nachzuweisen. Denn dies gelingt einem markenrechtlichen Rechteinhaber dadurch, dass er neben einer eidesstattlichen Versicherung der Geschäftsleitung bzg. der Verkaufsaktivitäten in den Schutzländern insbesondere konkrete Rechnungen als Beweis eingereicht werden, welche ein Datum enthalten und in welchen der Markenname ausdrücklich benannt wird.

Insgesamt ist Markeninhabern anzuraten, dem Aspekt der „rechtserhaltenden Markennutzung” besondere Aufmerksamkeit zu widmen, um einem denkbaren Rechteverlust der eigenen Marke entgegenwirken zu können. In einem ersten Schritt gilt es hierbei, die eigene Nutzung der Marke zu dokumentieren. Zudem ist zu empfehlen, auch Vertriebspartner und Lizenznehmer zu dem Thema zu sensibilisieren und anzusprechen, um auch von denen geeignete Nachweise zu sammeln, die im Konfliktfall zur Verfügung stünden.

In jedem Falle ist markenrechtliche Expertise gefragt, um konfliktfrei mit der eigenen Marke zu im geschäftlichen Verkehr zu agieren.